芦屋国際特許事務所 ASHIYA INT'L PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
米国特許出願のコスト構造
どうすれば米国特許の取得コストを減らせるでしょうか？ コストの多くはOffice Actionへの対応とRCE（継続審査請求）の費用ですから、できれば１回、多くても２回のOffice Actionで、特許されるようにできれば良いと思います。ではどうしたら良いのかを考えます。
Ⅰ 審査官を説得できないパターンを、簡単なものから並べます。
① Office Actionを攻撃する。Office Actionには一応の合理的な理由が必要です。例えば新規性がないとするには、クレームの全ての要素が単一の先行技術に含まれていることを示す必要があります。そこで何かの要素を忘れてクレームは新規性がないとしているOffice Actionに対し、”…が引例に記載されていないので新規性がある”と反論することも可能です。しかしこれでは無駄が多いと思います。次のOffice Actionで進歩性が無いと言われないように、…の点が何故重要か主張すべきです。仮に新規性はあるが進歩性は無いなら、クレームの補正を考えるべきです。
② 判例をダイジェストし、クレームと先行技術をいかに解釈すべきか議論する。これで特許されるかどうかは知りませんが、コストがかさむことは確実です。
③ クレームを必要に応じて限定することを避ける。米国の特許弁護士は、クレームを限定することを”mal practice”かも知れないと避けたがる人がいるようです。どのようにクレームを限定するかは、日本から指示する必要があります。
Ⅱ 次にやや複雑なパターンを並べます。
④ 引例は的はずれで…の点が異なる、と相違点を指摘すると、final actionで新しい引例が来る。第１回のOffice Actionでは、審査官は本願発明を把握できていなかったのでは？ と感じますが、final actionに対し意味のある補正をすることが難しいため、RCEに直結することが多いケースです。
⑤ クレームあるいは先行技術の解釈が審査官と食い違っている。例えば、先行技術との相違点が”intended use”として無視されるている。また、審査官はクレームの用語を”合理的な範囲で広く解釈し”先行技術と同じと解釈している。米国のクレーム解釈はかなり方式的で、これに言葉の壁が加わると、このようなことも起こります。審査官の言い分を理解すると共に、意図した通りに解釈されるクレームにする必要が有ります。
⑥ 審査官は先行技術の理解を誤っている、と宣誓供述書で主張した。しかし他にも類似の先行技術があり、審査官はOffice Actionで引用した先行技術を単なる例として考えており、その先行技術の解釈を争っても意味が無かった。
Ⅲ ではどうしたら良いのでしょうか？ 思いつくままに並べます。
① 審査官を説得することを考える。審査官の主張を理解し、正すべき誤解を正すと共に、特許可能なクレームを提出する。
② 有能な現地代理人を選ぶ。
③ telephone interviewで審査官の言い分を聞く。
④ 勝算の無いRCEをしない。RCEに限らず、失敗した戦術を繰り返さない。
⑤ 結局、拒絶理由に向き合い、米国の特許実務に従って地道に努力することに行き着くと思います。いかがですか？
